LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA TUTELA DEL DESIGN CON IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

 Autore: Avv. Prof. Aldo Fittante*

 

Le presenti note sono dedicate alle peculiari soluzioni normative adottate dal Legislatore italiano in tema di applicazione della protezione per diritto d’autore ai disegni e modelli.

La possibilità di tutelare le opere del disegno industriale anche attraverso la protezione del diritto d’autore – accanto alla tutela “tipica” del design rappresentata dalla registrazione per disegno o modello – è stata per la prima volta introdotta in Italia a seguito del recepimento della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

In precedenza tale possibilità era esclusa in Italia sia dalla Legge Modelli che ne vietava espressamente l’applicazione[1], sia dalla Legge sul Diritto d'Autore che – nel codificare il cd. criterio della scindibilità[2] – aveva determinato un granitico indirizzo giurisprudenziale che escludeva costantemente dalla protezione per diritto d’autore tutti i prodotti tridimensionali (modelli), ritenendo che potessero beneficiare della tutela autorale soltanto, semmai, le sole opere bidimensionali (disegni)[3].

L’introduzione nell’ordinamento italiano della regola comunitaria del cumulo tra la tradizionale tutela fondata sulla registrazione per disegno o modello e la protezione per diritto d’autore – cui l’Italia si è dovuta allineare con il recepimento nel 2001[4] della Direttiva 98/71/CE – è stata tuttavia attuata dal legislatore italiano adottando due accorgimenti normativi alquanto peculiari.

Si tratta di due particolari soluzioni legislative che, previste dall’ordinamento nazionale per mitigare gli effetti dell’introduzione di una protezione in precedenza estranea alla tradizione giuridica italiana, hanno dato luogo ad un ampio dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, sfociando addirittura – per ciò che concerne in particolare una di esse (come di seguito ampiamente vedremo) – in un intervento in sede pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata a pronunciarsi sulla relativa conformità rispetto alla normativa comunitaria.

Di seguito analizzeremo – dedicando a ciascuna di esse uno specifico paragrafo – le due peculiari soluzioni normative adottate dal legislatore italiano in tema di applicabilità del diritto d’autore alle opere del disegno industriale.

Approfondiremo in particolare tutte le tappe dell’ampio dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiane da esse determinato e che si è protratto – come subito vedremo – sino ai tempi recentissimi, condizionando sensibilmente in Italia l’effettiva applicabilità alle opere del disegno industriale della tutela prevista dal diritto d’autore.

 

2. L’interpretazione del requisito del “valore artistico” che condiziona – nell’ordinamento italiano – l’accesso delle opere del disegno industriale alla protezione prevista dal diritto d’autore.

Nel recepire l’art. 17 della Direttiva 98/71/CE[5] e con essa la regola dell’applicabilità del diritto d’autore alle opere del disegno industriale, il legislatore italiano ha ritenuto di non estendere tout court la tutela autorale a tutte le opere del design[6], ma di circoscriverne l’applicazione soltanto alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”[7].

Si tratta dei due presupposti del “carattere creativo” e del “valore artistico”, previsti nell’ordinamento italiano per distinguere le opere del disegno industriale suscettibili di accedere alla tutela per diritto d'autore rispetto al design cui tale accesso resta invece precluso.

I due riferiti requisiti sono stati in particolare introdotti dal legislatore nazionale in forza della facoltà riconosciutagli dal Legislatore comunitario il quale – nel disporre che "Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere" (inciso finale dell'art. 17 della Direttiva 98/71/CE) – altro non ha fatto se non legittimare la peculiare soluzione normativa adottata in Italia[8].

L’interpretazione del “carattere creativo” e del “valore artistico” – la cui sussistenza condiziona l’applicabilità del diritto d’autore alle opere del disegno industriale – è stata tuttavia storicamente tutt’altro che pacifica sia nella dottrina[9] che nella giurisprudenza italiane, specie per quanto riguarda il presupposto del “valore artistico”, trattandosi di concetto inedito per la tradizione giuridica italiana e che è sembrato presupporre un vero e proprio giudizio di meritevolezza dell’opera di design in ipotesi considerata.

In particolare – dopo le prime decisioni che hanno evidenziato quella che ben potrebbe definirsi come una “reviviscenza” del previgente e riferito criterio della scindibilità[10] - si sono rivelati sostanzialmente prevalenti nella giurisprudenza italica due principali filoni ermeneutici.

Un primo orientamento dei giudici nazionali ha riconosciuto la sussistenza del requisito del valore artistico ad opere dell’industrial design che possano vantare un valore autonomo nell’ambito del mercato degli oggetti d’arte.

A puro titolo esemplificativo di tale opzione interpretativa delle Corti italiane, che trova comunque autorevole corrispondenza anche nella dottrina italica[11], si veda l’ordinanza del Tribunale di Bologna dell’8 settembre 2005[12], nella quale si legge: “Un disegno o modello dotato di carattere individuale non può beneficiare della tutela della legge sul diritto d’autore, alla stregua dell’art. 2, comma 1, n. 10 l.d.a., se non presenti – oltre al carattere creativo – l’ulteriore requisito del valore artistico, che implica non una maggiore creatività in termini quantitativi, ma una diversa attitudine dell’oggetto stesso, il quale, oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell’oggetto, ha pure l’ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico, avente un valore autonomo nell’ambito di un separato circuito, cioè quello degli oggetti d’arte”.

Sulla stessa scia si collocano le decisioni del Tribunale di Bologna del 10 novembre del 2010, del Tribunale di Venezia del 10 dicembre 2010 e del Tribunale di Firenze del 31.03/04.04 del 2011[13].

Il secondo orientamento manifestatosi come prevalente rispetto all’esegesi del discusso presupposto del “valore artistico” del design previsto dall’ordinamento italiano – orientamento da considerarsi peraltro non antitetico bensì complementare al primo del quale si è appena detto – trova espressione in molte recenti decisioni delle Corti italiche ed affonda le proprie radici nelle opinioni espresse da autorevole dottrina italiana.

È espressione di tale indirizzo ermeneutico, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Milano del 22 aprile 2010[14], nella quale il Giudice meneghino ha precisato che: “Per valutare la presenza del “valore artistico” richiesto dall’art. 2, 10° comma l.d.a. al fine della tutela tramite il diritto d’autore delle opere di industrial design è necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di un bene economico dall’altro. In questa prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là della intenzione e della stessa consapevolezza del suo autore”.

Sempre in giurisprudenza sono chiaramente ascrivibili a tale filone interpretativo della giurisprudenza italiana l’ordinanza del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2010[15], la decisione del Tribunale di Bologna del 30 agosto 2011[16], la sentenza del Tribunale di Milano del 13 settembre 2012[17], la sentenza del Tribunale di Milano n. 9906 del 12 settembre 2012[18] e la sentenza del Tribunale di Milano n. 9917 del 17 settembre 2012[19].

Sul piano della autorevole dottrina italica offrono chiaro supporto all’indirizzo giurisprudenziale testè citato Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo[20].

Gli illustri Autori italiani appena citati hanno in particolare sottolineato che per valutare la sussistenza o meno del “valore artistico” previsto dalla Legge sul Diritto Autore in Italia “Probabilmente si dovrà fare riferimento ad una sorta di riconoscimento collettivo, deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti”.

I due filoni ermeneutici principali affermatisi in Italia come prevalenti rispetto all’interpretazione del requisito del presupposto del “valore artistico” per l’accesso del design alla protezione per diritto d’autore, sono stati del resto recentemente oggetto di una sostanziale conferma ad opera della Corte di Cassazione, l’organo giudicante che svolge nell’ordinamento italiano la funzione di giudice di ultima istanza cui è riservata la funzione nomofilattica.

La Corte di Cassazione italica, in particolare, rinunciando al tentativo di individuare una definizione omnicomprensiva di valore artistico, ha ritenuto più opportuna l’individuazione di una serie di parametri oggettivi cui l’interprete possa far riferimento per accertare in concreto la sussistenza del discusso presupposto, quest’ultimo destinato comunque ad essere accertato sulla base di una valutazione da effettuare – come ha ulteriormente precisato il Giudice di ultima istanza italiano – caso per caso.

Infatti nella sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017 della I^ sezione civile, la Corte di Cassazione italiana ha statuito che: “Con riferimento al valore artistico è stato invece sottolineato come esso sfugga a una definizione che abbia l'attributo dell'esaustività, risultando tuttavia possibile indicare parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti, di cui il giudice di merito debba tener conto: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”[21].

È agevole constatare come, in definitiva, attraverso la sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017 – che trova altro autorevole precedente nella sentenza n. 23292 del 13 novembre 2015 del medesimo giudice di ultima istanza italiano – la Corte di Cassazione italiana ha sostanzialmente compiuto una ricognizione dei criteri precedentemente adottati dalla giurisprudenza nazionale di merito nell’ambito dei due filoni interpretativi storicamente affermatisi come prevalenti e dei quali si è ampiamente detto[22].

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione italica ha pertanto certamente segnato un punto fermo sul piano dei parametri cui i Giudici italiani sono chiamati ad attenersi nella delicata valutazione del “valore artistico” previsto dalla normativa nazionale per l’applicazione della protezione per diritto d’autore: il presupposto del “valore artistico” dovrà dunque ritenersi sussistente di fronte alle opere del disegno industriale che abbiano assunto un valore autonomo nell’ambito del separato circuito degli oggetti d’arte o che siano state oggetto di un diffuso riconoscimento collettivo, deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti.

 

3. Il particolare regime transitorio italiano in tema di applicazione del diritto d’autore alle opere del disegno industriale e la sentenza per rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/09.

Come si è detto nell’introduzione, la possibilità di tutelare le opere del disegno industriale anche attraverso la protezione del diritto d’autore – accanto alla tutela “tipica” del design rappresentata dalla registrazione per disegno o modello – è stata per la prima volta introdotta in Italia a seguito del recepimento della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

Sono agevolmente comprensibili pertanto le ragioni di principio per le quali il legislatore italico – nell’introdurre nel 2001 la protezione per diritto d’autore del design che in precedenza non era invece prevista nell’ordinamento nazionale – ha ritenuto opportuno prevedere un particolare regime transitorio.

Ciò al fine di evitare che l’attività di numerose Aziende italiane divenisse dall’oggi al domani illecita, mettendo repentinamente a rischio il futuro occupazionale di molti lavoratori e delle loro famiglie.

In particolare il legislatore italiano ha inteso evitare tale “effetto ghigliottina” attraverso la previsione di una speciale disposizione transitoria che – dapprima prevista dal Decreto Legislativo n. 95 del 2001 e poi trasfusa e tuttora contenuta nell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005) – è stata introdotta al fine di rinviare temporalmente gli effetti del recepimento in Italia della “nuova” regola comunitaria dell’applicabilità alle opere del disegno industriale anche del diritto d’autore.

Le varie formulazioni della riferita disposizione transitoria italiana che si sono succedute negli anni – la cui scrittura è stata tormentatissima (basti registrare il dato che dal 2001 al 2012 la norma è stata riformulata ben cinque volte[23]) – hanno infatti contemplato un rinvio temporale dell’applicazione del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che – alla data di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva sui disegni e modelli (19 aprile 2001, data di entrata in vigore del riferito Decreto Legislativo n. 95 del 2001) – erano in pubblico dominio (per non essere mai state registrate come disegni e modelli) o divenute di pubblico dominio (la cui registrazione, cioè, fosse scaduta per lo spirare del relativo termine di durata).

Tale particolare regime transitorio è tuttavia caduto sotto la scure della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata a pronunciarsi sulla relativa conformità rispetto all’ordinamento comunitario.

Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011[24] pronunciata a conclusione della causa n. C-168/09 (Flos S.p.a. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.a.), che ha preso avvio a seguito del rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza del 12 maggio 2009 del Tribunale di Milano.

Con tale ordinanza i Giudici di Milano hanno in particolare richiesto alla Corte di Giustizia di accertare la conformità o meno alla normativa comunitaria – rappresentata dagli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE – del riferito art. 239 del Codice della Proprietà Industriale italiano (Decreto Legislativo n. 30/2005).

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella propria sentenza del 27 gennaio 2011, ha in proposito ritenuto anzitutto di dover distinguere due categorie di opere del disegno industriale, precisando in particolare che: “Il giudice del rinvio prevede così due ipotesi, vale a dire, da un lato, quella dei disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, cioè il 19 aprile 2001, sono di pubblico dominio in mancanza di una registrazione come disegni e modelli e, dall’altro, quella in cui, prima di tale data, essi siano divenuti di pubblico dominio in quanto la protezione derivante da una registrazione ha cessato di produrre i suoi effetti”[25].

Per quanto riguarda la prima delle due categorie di design individuate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la stessa Corte ha concluso nella propria sentenza letteralmente come segue: “Per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli non siano mai stati oggetto di una registrazione in quanto tali, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato membro.

Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo.”[26].

Va tuttavia precisato che – sempre a proposito di tale categoria di opere del disegno industriale – la Corte ha altresì avuto cura di aggiungere che “Tuttavia, non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possono costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio”[27].

Per quanto riguarda la seconda delle due categorie di design individuate dalla Corte – ovvero le opere del disegno industriale divenute di pubblico dominio al 19 aprile 2001 (ovvero precedentemente registrate come disegni e modelli e la cui registrazione fosse scaduta per il decorso del relativo termine di durata al 19 aprile 2001) – la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa italiana non possa prevedere nè una esclusione totale della protezione per diritto d’autore, né una esclusione di tale protezione transitoria ma della durata sostanziale di dieci anni.

La Corte, per tale categoria di opere, ha concluso pertanto nel senso della possibile previsione da parte del Legislatore italiano soltanto di un periodo transitorio di tempo che – inferiore comunque a 10 anni e decorrente dal 19 aprile 2001[28] – possa consentire lo smaltimento progressivo delle relative scorte, riservando peraltro tale particolare prerogativa alle sole imprese già operanti nel relativo mercato alla data del 19 aprile 2001[29].

Nel frattempo l’Italia – ancor prima che fosse pronunciata la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (27 gennaio 2011) e sulla base delle sole conclusioni della Corte depositate dall’Avvocato Generale il 24 giugno 2010 – aveva già attuato nell’agosto del 2010[30] una nuova modifica dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale che ha ridotto la durata del regime transitorio a cinque anni dal 19 aprile 2001.

In altre parole per effetto della riforma dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale italiano adottata nel 2010 la definitiva scadenza del regime transitorio era stata fissata alla data del 19 aprile 2006 (peraltro già decorso all’epoca della modifica stessa).

La questione a questo punto poteva sembrare chiusa.

Sennonché nel 2011 il Legislatore italiano, facendo leva sull’inciso contenuto nel riferito punto n. 33 della sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011[31], ha modificato ancora una volta l’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale[32].

Il testo della riferita disposizione transitoria italiana, per effetto della ennesima riforma dello stesso attuata nel 2011, prevede in particolare che – limitatamente alle opere del disegno industriale mai registrate come disegno o modello al 19 aprile 2001 – venga innalzata la durata del periodo transitorio ed in particolare lo stesso venga aumentato a tredici anni decorrenti dalla medesima data di trasposizione della Direttiva 98/71/CE nell’ordinamento nazionale (fissando dunque la nuova scadenza del periodo transitorio al 19 aprile 2014).

Peraltro la tesi secondo cui dal riferito inciso della sentenza della Corte di Giustizia CE del 27 gennaio 2011 avrebbe dovuto desumersi l'esclusione della protezione ai sensi del diritto d'autore delle opere di design non registrate come disegno o modello prima del recepimento in Italia della Direttiva 98/71/CE – e con essa la possibilità per il legislatore italiano di estendere liberamente rispetto a tale categoria di opere del disegno industriale la disciplina transitoria dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale – aveva ricevuto supporto anche nelle opinioni espresse da alcuni autorevoli Autori italiani[33].

Tale assunto non ha tuttavia trovato riscontro nelle successive decisioni della giurisprudenza nazionale.

Ed infatti il Tribunale di Milano con diverse consequenziali pronunce[34], ma anche i Giudici del Foro di Firenze[35], hanno costantemente disapplicato la formulazione dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale varata dal legislatore italiano nel 2011, ritenendola incompatibile con la Direttiva 98/71/CE e con la sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011 e dichiarando in particolare applicabile la precedente versione della disposizione transitoria italiana adottata nel 2010.

In sostanza i Giudici nazionali hanno a più riprese mostrato di ritenere compatibile con la normativa e la giurisprudenza comunitarie la sola versione previgente della disposizione transitoria del Codice della Proprietà Industriale italiano, concludendo nel senso che sia soltanto questa la formulazione della norma da applicare per dirimere le controversie sul tema: si tratta del testo della disposizione transitoria che – nel 2010 – aveva ridotto la durata del regime transitorio a cinque anni decorrenti dal 19 aprile 2001 e fissato la relativa scadenza finale al 19 aprile 2006.

 

CONCLUSIONI

Abbiamo compiutamente analizzato tutte le tappe dell’ampio dibattito determinato nella dottrina e nella giurisprudenza italiana dai due particolari accorgimenti normativi previsti dal legislatore italico per mitigare gli effetti dell’introduzione della possibilità di tutelare le opere del disegno industriale con la protezione per diritto d’autore, esclusa dall’ordinamento italiano prima del recepimento della Direttiva 98/71/CE.

In ordine alla prima peculiare soluzione normativa adottata dal legislatore italiano – rappresentata dalla previsione che la tutela autorale sia subordinata al “valore artistico” dell’opera del disegno industriale – si è visto come recentissimamente il Giudice di ultima istanza italico ha confermato i due filoni interpretativi precedentemente affermatisi come prevalenti nelle decisioni della giurisprudenza nazionale di merito. In particolare, con la propria sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017, la Corte di Cassazione italiana ha confermato che il discusso presupposto previsto dalla normativa italiana va interpretato nel senso di ritenere dotate di “valore artistico” le opere del disegno industriale che abbiano assunto un valore autonomo nell’ambito del separato circuito degli oggetti d’arte o che siano state oggetto di un diffuso riconoscimento collettivo, deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti.

Quanto al secondo accorgimento normativo adottato dal legislatore italico nell’introdurre nell’ordinamento nazionale la regola dell’applicabilità della tutela autorale alle opere del disegno industriale – rappresentato dal rinvio temporale dell’entrata in vigore di tale regola previsto a favore dei “preutenti” dall’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale – la giurisprudenza italiana è costantemente orientata a disapplicare la formulazione della riferita disposizione transitoria adottata nel 2011. I Giudici nazionali hanno infatti a più riprese ritenuto che il testo della disposizione transitoria italiana del 2001 sia incompatibile con la Direttiva 98/71/CE e con la sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011 ed hanno concluso per l’applicazione del previgente testo dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale, cioè il testo adottato dal legislatore italico nel 2010.

Conclusivamente – alla luce del quadro normativo nazionale e dei recenti orientamenti assunti dalla giurisprudenza italiana, anche in conseguenza della sentenza emessa in materia dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee – si sono in gran parte superate le precedenti incertezze sulla effettiva operatività della tutela e si è aperta la strada per il concreto riconoscimento e l’effettiva applicazione anche in Italia (come peraltro già avviene nella gran parte dei Paesi europei) della protezione d'autore per i titolari di diritti su opere di design industriale.      

 

*Professore a contratto in “Diritto della Proprietà Industriale” Università degli Studi di Firenze e in “Diritto della Proprietà Intellettuale” ed “Industrial and Intellectual Property nella Moda” Università LUM Jean Monnet di Bari (Casamassima); Consulente, su nomina del relativo Presidente On.le Giovanni Fava, della “Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale”, recentemente istituita in seno alla Camera dei Deputati; dal 1° marzo 2011 contratto di collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell’art. 51, co. 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design “Pierluigi Spadolini” – attività di ricerca: “Le tematiche della tutela delle opere del disegno industriale e del Made in Italy nel contesto del quadro normativo nazionale ed europeo”.

 

[1] In particolare l’art. 5 della Legge Modelli italiana (R.D. 25.8.1940, n. 1411) disponeva "ai modelli e disegni non sono applicabili le disposizioni sul diritto d'autore".

[2]  Il cd. criterio della scindibilità era stato introdotto in particolare dall’art. 2, comma 4, della Legge 22.4.1941, n. 633 (la Legge sul Diritto d’Autore italiana) che riservava la tutela autorale alle sole opere "anche se applicate all'industria sempre che il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate".

[3] Tra le più note sentenze sul tema si segnalano Cassazione n. 7077/1990; Cassazione n. 10516/1994, sulla quale si veda anche il commento in Floridia, Le Corbusier fra il diritto d’autore e la tutela brevettuale nella rivista Il Dritto Industriale, IPSOA Editore, 1995, 113; Cassazione n. 6644/1996 sulla quale si veda il commento di Vignali in Rivista di Diritto Industriale, Giuffrè, 1997, II, 5.

[4] Il recepimento in Italia della Direttiva 98/71/CE è stato realizzato in particolare con il D. Lgs. n. 95 del 2 febbraio 2001 la cui disciplina è stata successivamente trasfusa – ed è a tutt’oggi contenuta – nel Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale), vero e proprio Testo Unico contenente l’intera disciplina normativa italiana in tema di proprietà industriale.

[5] L’Articolo 17 della Direttiva 98/71/CE, sotto la rubrica “Relazioni con il diritto d'autore”, dispone in particolare che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma”.

[6] Così come avvenuto invece in altri ordinamenti – e segnatamente nell’ordinamento francese – nel quale non viene effettuata nessuna distinzione fra le opere di “arte pura” ed “arte applicata” e il Code de le propriété intellectuelle consente di cumulare tout court la tutela del diritto d’autore con quella della proprietà industriale. Per un approfondimento sul tema si veda anche la monografia FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Giuffrè, 2002, 71 ss.

[7] I due requisiti la cui sussistenza condiziona a tutt’oggi nell’ordinamento italiano l’applicazione al design della tutela per diritto d’autore, sono previsti nell’art. 2 n. 10) della Legge sul Diritto d’Autore nazionale (L. n. 633 del 24 aprile 1941), come modificato dall’art. 22 del D. Lgs. n. 95 del 2 febbraio 2001. Con quest’ultima disposizione, recependo la Direttiva 98/71/CE, è stato in particolare abrogato il previgente e riferito criterio della scindibilità e si sono contestualmente codificati i due riferiti presupposti cui è subordinata in Italia l’applicazione alle opere del disegno industriale del diritto d’autore.

[8] Sul piano dell’accesso del design alla tutela per diritto d’autore l’Italia – dopo la Gran Bretagna, tradizionalmente ostile a tale tipo di protezione – è probabilmente il Paese con il regime più severo. Mentre il requisito del “carattere creativo” accomuna infatti il nostro ordinamento a quello degli altri Paesi Europei che ammettono tale protezione, il presupposto del “valore artistico” (del quale parleremo diffusamente nel prosieguo) rende certamente più incerto l’accesso alla tutela autorale delle opere dell’industrial design. Volendo fare una sintetica panoramica comparativa tra le discipline con le quali i diversi Paesi europei hanno recepito la Direttiva 98/71/CE, possiamo dire che molto distante dalla normativa italiana è quella francese nella quale tradizionalmente, in forza del principio dell’“unitarietà dell’arte” è sempre consentito il cumulo, senza alcuna differenza in termini di requisiti per l’accesso alla tutela delle diverse categorie di opere dell’ingegno. Un sistema “full cumulative protection” vige, d’altra parte, in Portogallo e Benelux. L’ordinamento spagnolo consente il cumulo a condizione che il design “en si mismo” presenti il gradiente di novità e di originalità che ne permette la protezione “como obra artistica segun la normas que regulan la proprietad intelectual”. Una disciplina molto simile vige in Germania, nel cui ordinamento – sebbene la normativa contempli i requisiti della novità e dell’originalità – si è consolidata la tendenza a riconoscere la tutela per diritto d’autore rispetto ad opere del disegno industriale che presentino un livello di creatività superiore alla media. Per un maggiore approfondimento si veda l’approfondimento di Massimo Cartella, “i disegni e modelli”, in Annali Italiani del Diritto d’Autore (AIDA), 2008, pagine 251 e seguenti.

[9] Sulle opinioni dottrinali emerse all’indomani della riforma della normativa italiana sul tema si veda: FABIANI, Rivoluzione nella protezione dell’arte applicata e del disegno industriale, in Il Diritto di Autore, Giuffrè, 2001, p. 185; DALLE VEDOVE, Dal modello ornamentale all’industrial design, in Il Diritto di Autore, Giuffrè, 3/2001, 234; M. PANUCCI, La nuova disciplina italiana dell'«industrial design», in Il Diritto Industriale, IPSOA Editore., 2001, 313 ss.; GIUDICI, La protezione giuridica dei disegni e modelli, in Rivista di Diritto Industriale, Giuffrè, 2001, 60; BONELLI, Industrial design e tutela del diritto d’autore, in Il Diritto di Autore, Giuffrè, 4, 2003, 519.

[10] Cfr. Tribunale di Monza, ordinanza del 23 aprile 2002 (in Il Diritto di Autore, Giuffrè, 2002, 433 ss., con nota di Aldo Fittante “Quale legittimità per il concetto di scindibilità in materia di tutela dell’industrial design?”); Tribunale di Monza, ordinanza del 16 luglio 2002 (in Il Diritto Industriale, IPSOA Editore, 2003, 55 ss., con nota di ALDO FITTANTE); Tribunale di Bari, ordinanza del 27 ottobre 2003 in Le Sezioni Specializzate Italiane della Proprietà Industriale e Intellettuale, De Ferrari Editore 2004, I, 2.

[11] Massimo Montanari, L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore, in Rivista di Diritto Industriale, Giuffrè, n. 1/2010, pag. 7-25. nel quale in particolare l’Autore osserva: "Credo piuttosto che la questione della tutela in base al diritto d'autore degli oggetti registrati come disegni e modelli vada affrontata leggendo l'espressione «valore artistico», cui l'art. 2, n. 10, l.a. la subordina, non come un rinvio ai principi della filosofia estetica, ma semplicemente come richiamo alla necessità che l'oggetto abbia un valore commerciale sul mercato dell'arte. E poiché i pezzi quotati sul mercato dell'arte sono o unici, o numerati in piccola serie (si pensi alle stampe d'autore), viene così risolta negativamente la questione degli oggetti d'arte popolare, o dei mobili progettati da architetti famosi ma riprodotti in scala industriale”. Per un approfondimento sui precedenti dell’approccio dottrinale in discorso si veda anche G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2001 (p. 100 e ss.).

[12] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2006, 4983.

[13] In Rivista di Diritto Industriale, 2011, Giuffrè, parte II, pag. 308.

[14] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2011 n. 5643, pag. 313 e ss.

[15] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2011 n. 5636, pag. 219 e ss.

[16] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2012 n. 5835, pag. 463 e ss.

[17] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2012 n. 5895, pag. 1029 e ss.

[18] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2012 n. 5902, pag. 1112 e ss.

[19] In Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2012 n. 5903, pag. 1134 e ss. Per un commento sulla sentenza si veda M. Deagostino “La tutela d’autore dell’industrial design: profili critici di conformità dell’art. 239 c.p.i. alla legge comunitaria, in Giurisprudenza di Merito, fasc.11, 2013, pag. 2394.

[20] A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2012, 533.

[21] Per un approfondimento della sentenza della Corte di Cassazione italiana in commento e sui precedenti espressi sul tema dalla giurisprudenza italica si veda anche l’articolo di Aldo Fittante, “Il valore artistico dell’industrial design”: l’arresto della Cassazione”, pubblicato nel n. 6/2016 della rivista Il Dritto Industriale, IPSOA Editore.

[22] Per ulteriore approfondimento del tema si veda anche l’articolo on-line (www.societapiu.it) di Aldo Fittante “L’interpretazione del valore artistico dell’industrial design” pubblicato il 27 luglio 2017.

[23] Passando brevemente in rassegna le diverse formulazioni della disciplina transitoria italiana succedutesi nel tempo, va detto che essa si trovava espressa originariamente nell’art. 25 bis del Decreto Legislativo n. 95 del 2001, introdotto attraverso il Decreto Legislativo n. 164 del 12 aprile 2001. A norma di esso: “Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la  protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera  nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti  alla  fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.". Con l’emanazione del Codice della Proprietà Industriale italiano (Decreto Legislativo n. 30 del 2005) la norma è stata trasfusa nell’art. 239 del Codice ed ha assunto la seguente fisionomia: “Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. Successivamente il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legge 15 febbraio 2007 n. 10, poi convertito nella Legge n. 46/2007, per effetto della quale l’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale è stato modificato come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha di nuovo modificato l’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale italiano che ha pertanto assunto la seguente formulazione: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta in vendita o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso”. Successivamente il Decreto Legislativo n. 131 del 2010 con l’art. 123 ha modificato ancora una volta l’articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale Italiano che ha quindi acquisito il seguente testo: “Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore) 1. la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo tale attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purchè detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Infine, per effetto del Decreto-Legge 29.12.2011, n. 216, come convertito nella Legge 24.2.2012 n. 14, il testo dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale italiano è divenuto il seguente: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Come meglio diremo di seguito, per effetto della sentenza per rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 27 gennaio 2011, i Giudici italiani hanno disapplicato l’ultimo dei riferiti testi dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (ovvero la formulazione che la disposizione ha assunto a seguito della riforma della stessa attuata nel 2012, ritenendola in contrasto con la Direttiva 98/71/CE e la sentenza della Corte di Giustizia) ed applicato – ritenendolo conforme alla normativa comunitaria e al dictum della stessa Corte – il testo della disposizione vigente prima dell’ultima modifica di essa, cioè la formulazione della disposizione transitoria italiana introdotta nel 2010 dall’art. 123 del Decreto Legislativo.

[24] E’ possibile leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, pronunciata a conclusione della causa per rinvio pregiudiziale C-168/09, consultando la banca dati on-line contenuta nel sito: http://curia.europa.eu

[25] La riferita distinzione tra le due categorie di opere del disegno industriale individuate dalla Corte di Giustizia CE è in particolare contenuta al punto n. 29 della sentenza della Corte di Giustizia CE del 27 gennaio 2011.

[26] A dette conclusioni la Corte di Giustizia CE perviene in particolare nei punti 32 e 33 della sentenza del 27 gennaio 2011.

[27] La riferita precisazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee è in particolare contenuta al punto n. 34 della sentenza del 27 gennaio 2011.

[28] Nei punti n. 62 e 63 della propria sentenza del 27 gennaio 2011 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee osserva in particolare che: “(…) l’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte. Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo”.

[29] Tali osservazioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sono in particolare contenute nelle conclusioni finali della sentenza del 27 gennaio 2011.

[30] In forza di detta modifica – attuata con l’art. 123 del decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 – il testo dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale era divenuto il seguente: “Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore) 1. la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo tale attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

[31] In detto inciso la Corte conclude nel senso che “i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo”.

[32] In particolare, per effetto del Decreto-Legge 29.12.2011 n. 216, come convertito nella Legge 24.2.2012 n. 14, il testo dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale italiano è stato modificato come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

[33] Si veda, in particolare, G. Floridia “Quando non si riesce a motivare: la tutela del diritto d'autore delle opere di industrial design tra giurisprudenza comunitaria e nazionale”, in Il Diritto Industriale, IPSOA Editore, 2012, 32; Aldo Fittante “Classici del design e tutela del diritto d'autore, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 27 gennaio 2011 – causa per rinvio pregiudiziale C-168/09 (Flos S.p.A. contro Semeraro Casa e Famiglia S.p.A.)”, in Il Diritto Industriale, IPSOA Editore, 2011, 252; Giorgio Floridia “Il regime transitorio dopo l'entrata in vigore del «cumulo»”, in Il Diritto Industriale, IPSOA Editore, 2010, 205. 

[34] Si vedano in particolare la sentenza del Tribunale Milano n. 9917 del 13 settembre 2012, la sentenza del Tribunale di Milano del 12 settembre 2012 (nella causa Flos S.p.a. c. Semeraro Casa & Famiglia) e l'ordinanza (inedita) del 20 luglio 2012 (in causa) Cassina S.p.a. c. High Tech S.r.l.; la sentenza del Tribunale di Milano n. 1384 del 2 febbraio 2015 nella causa R.G. 65570/2012.

[35] Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1115 del 1° aprile 2015; sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1685 del 2016.