CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: LA SUOLA ROSSA DELLE SCARPE DELLA MAISON DI CHRISTIAN LOUBOUTIN PUO' ESSERE CONSIDERATA UN MARCHIO DI POSIZIONE (CGUE 12 GIUGNO 2018, C-163/16).
Autore: Avv. Teresa Aloi
Con la sentenza del 12 giugno 2018, causa C-163/16, della Corte di Giustizia dell’Unione europea arriva una decisione importante al fine di determinare l’esito della causa per contraffazione che Christian Louboutin, famoso stilista francese, ha intentato ai danni del brand Van Haren, società olandese che nel 2012 aveva messo in commercio scarpe con il tacco con la suola di colore rosso.
Si tratta di determinare se la suola rossa che identifica le calzature della Maison francese sia o meno da considerarsi parte del marchio registrato dallo stilista Louboutin con il suo nome.
Il Sig. Louboutin e la Christian Louboutin SAS creano scarpe da donna con tacco alto. Tali scarpe hanno la peculiarità di avere la suola esterna sistematicamente rivestita di colore rosso.
Christian Louboutin non ha avuto particolari problemi nella registrazione del “marchio della suola rossa” negli Stati Uniti; The US Patent and Trademark Office lo ha prontamente protetto sin dal 2008. Nel gennaio 2010, lo stilista registra tale marchio in Benelux nella classe “calzature”, poi, nel 2013, la registrazione è oggetto di un adattamento. Nella domanda di registrazione, il marchio controverso è così descritto: Il marchio consiste nel colore rosso (Pantone 18 1663 TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio).
Si precisa che non è la prima volta che Louboutin si trova a difendere le suole rosse che l’hanno reso famoso. Nell’aprile 2011 fece scalpore la causa che il marchio intentò contro Yves Saint Laurent per aver incluso nella propria collezione “Resort 2011”, scarpe tutte rosse, suola inclusa.
L’accusa a Saint Laurent era quella di aver infranto la legge per la protezione dei trademark, pertanto, egli viene citato in giudizio per concorrenza sleale e contraffazione, con la richiesta di risarcimento per un milione di dollari e la sospensione della distribuzione dell’intera collezione e non solo delle scarpe con la suola rossa.
Yves Saint Laurent replicava alle accuse domandando, in via riconvenzionale, l’annullamento del marchio Louboutin, in quanto puramente “ornamentale” e “funzionale”, sostenendo che “le suole rosse sono un ornamento comune nel design di scarpe fin dai tempi di Luigi XIV, nel 1600…..”.
In quella occasione a giudicare fu la Corte d’Appello di New York che, dopo aver citato il caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. ed aver analizzato un sondaggio sul modo in cui la gente percepiva la suola rossa, stabilì che essa fosse da considerare un marchio regolarmente registrato da Louboutin ad eccezione dei casi in cui fosse rossa tutta la scarpa, cioè, che la suola rossa è da considerare un trademark quando contrasta rispetto al colore della scarpa stessa.
In questo caso, dunque, una vittoria solo a metà per Louboutin visto che a Yves Saint Lauren veniva riconosciuto il diritto, di fatto, di commercializzare il modello di scarpa incriminato.
Nell’ambito dell’Unione europea, Christian Louboutin registra il suo primo marchio nel 2000 in Francia e nel 2001 ottiene la protezione internazionale dal WIPO (World Intellectual Property Organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite fondata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. La WIPO conta attualmente 188 Stati membri, regola 24 Trattati internazionali e ha sede a Ginevra (Svizzera).
Davanti all’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO), tuttavia, la procedura di riconoscimento del marchio incontra alcuni ostacoli.
Louboutin presenta domanda nel gennaio 2010, ma nel settembre dello stesso anno questa viene respinta dall’esaminatore dell’EUIPO per mancanza di carattere distintivo.
La Commissione di Ricorso dell’OAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno), il 16 giugno 2011, ritiene, invece, ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario. Da un lato, infatti, riscontra l’esistenza di una stabile e chiara rappresentazione del marchio, dovuta all’utilizzo di uno specifico colore identificato dal codice Pantone 18 1663 TP nella domanda di registrazione, dall’altro lato, riconosce la capacità distintiva del colore rosso, applicato sulle suole delle scarpe con tacco a spillo. Secondo la Commissione di Ricorso, il carattere distintivo di un segno deve essere valutato rispetto ai prodotti per i quali si chiede venga registrato ed in rapporto alla percezione che ha il pubblico.
Nel caso di Louboudin il rosso è applicato ad una specifica parte di un determinato prodotto. Inoltre, le scarpe con suola rossa propria dello stilista si differenziano da quelle con suola monocromatica, nera o beige, di uso abituale nel mercato europeo. Per questo motivo l’Ufficio esaminatore ritiene il carattere distintivo conseguito dal marchio provato anche a seguito della corposa documentazione fornita dallo stilista (articoli di giornale, ricerche di mercato, ecc…).
Tornando al caso oggetto della sentenza in commento, la vicenda ha inizio nel 2012 quando la società Van Haren Schoemen B.V., che gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe, mise in commercio calzature da donna con tacco alto e suola rossa, il modello “5th avenue by Halle Berry” . Il sig. Louboutin e la sua società adiscono i giudici olandesi per far dichiarare la Van Haren responsabile del reato di contraffazione.
Sin dall’inizio della battaglia giudiziaria la Van Haren aveva invocato la nullità del marchio Louboutin, richiamando la circostanza che la direttiva dell’Unione europea 2008/95/CE sui marchi, elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, segnatamente per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che assegna un valore sostanziale al prodotto.
La Corte distrettuale dell’Aia ordinava alla società olandese di cessare la vendita delle scarpe con la suola rossa, sentenziando che tale caratteristica, propria del brand Louboutin, non riveste funzioni solo ornamentali. La Van Haren si era opposta a tale sentenza proponendo appello davanti al Tribunale dell’Aia sul presupposto che secondo l’art. 2.1, paragrafo 2, della Convenzione del Benelux (Convenzione del 25 febbraio 2005, entrata in vigore il 1 settembre 2006, sulla proprietà intellettuale: marchi e disegni o modelli), il marchio era nullo perché si trattava di un marchio figurativo bidimensionale, vale a dire una semplice superficie di colore rosso.
Il Tribunale dell’Aia decide di sospendere il giudizio ed interpellare la Corte di Giustizia sulla base di una serie di considerazioni.
Esso ritiene, innanzitutto, che in ragione della rappresentazione grafica e della descrizione del marchio controverso, il colore rosso sia inscindibilmente connesso alla suola di una scarpa, per cui non può essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale. Secondo il giudice del rinvio, tale valutazione non potrebbe essere inficiata dalla circostanza secondo cui la descrizione del marchio controverso precisa che “il contorno della scarpa non fa parte del marchio”. Tale precisazione confermerebbe, al contrario, detta valutazione, tanto più che, secondo questa descrizione, il contorno della scarpa, illustrato nella rappresentazione grafica del marchio controverso, avrebbe lo scopo di mettere in evidenza la posizione del marchio stesso e non di ridurlo ad un marchio bidimensionale.
Il Tribunale afferma, inoltre che, nell’autunno 2012, una parte considerevole dei consumatori di scarpe da donna con tacco alto in Benelux, era in grado di identificare le scarpe di Christian Louboutin e di distinguerle dalle scarpe provenienti da altri marchi, per cui in tale data, per tale prodotto, il marchio controverso era percepito come un vero e proprio marchio.
La suola rossa, inoltre, attribuisce un valore sostanziale alle scarpe vendute da Louboutin, in quanto tale colorazione fa parte dell’apparenza di queste scarpe che svolge un ruolo importante nella decisione di acquistarle. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che, Christian Louboutin ha inizialmente utilizzato la colorazione rossa delle suole per ragioni puramente estetiche, prima di concepirla come identificazione d’origine e di utilizzarla come marchio.
Detto giudice indica, infine, che, in quanto il marchio controverso consiste in un colore apposto sulla suola di una scarpa, che coincide, di conseguenza, con un elemento del prodotto, si pone la questione pregiudiziale se l’eccezione prevista dall’art. 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95/CE si applichi a tale marchio. A tal proposito, detto Tribunale si chiede se la nozione di “forma”, ai sensi di questa disposizione, sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto come contorni, dimensioni e volume o se essa riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali), come il colore.
In considerazione dell’insieme di tali elementi, il Tribunale dell’Aia decide di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione pregiudiziale al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte UE, nella sentenza in commento, innanzitutto, rileva che, non essendovi nella Direttiva 2008/95/CE alcuna definizione della nozione di “forma”, la determinazione del significato e della portata di tale termine deve essere stabilita, in forza di una costante giurisprudenza della Corte stessa, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente tenendo conto, nello stesso tempo, del contesto nel quale esso è utile e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito.
Nel contesto del diritto sui marchi, la nozione di “forma” va intesa nel senso che essa designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio. Né dalla Direttiva 2008/95/CE, né dalla giurisprudenza della Corte UE, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma. Si pone, tuttavia, la questione se il fatto che un determinato colore sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione sia costituito da una forma ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95/CE[1]
A tale riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte di esso svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quello che la registrazione del marchio è diretta a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.
Il marchio oggetto della controversia non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione. In ogni caso, sostiene la Corte UE, non può ritenersi che un segno come quello del procedimento principale, sia costituito, “esclusivamente” dalla forma, dove, come nel caso di specie, l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale (Pantone 18 1663 TP).
Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene che, l’art. 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95/CE va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla “forma”, ai sensi di tale disposizione. La descrizione di detto marchio indica, espressamente che, il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.
Il marchio è di posizione e non di forma e dunque rientra nel diritto di esclusiva di Christian Louboutin di utilizzare la suola rossa; il regime legale che governa i marchi di forma, pertanto, non si applica alla suola rossa dello stilista.
Una decisione questa, accolta con soddisfazione dalla casa di moda francese anche se è prematuro parlare di una vittoria, in quanto l’ultima parola sul marchio spetta al giudice nazionale olandese (Corte dell’Aia) presso cui è aperta la causa. I giudici di Lussemburgo hanno solo confermato che non si tratta di un marchio di forma e che quindi non si applica la relativa Direttiva UE, ma la Corte di Giustizia UE non va oltre sulla tutela della “suola rossa” che si identifica come marchio di posizione. Questo tipo di marchio, però, al momento non ha precise norme europee che lo regolamentano.
Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro
[1] L’art. 3 della Direttiva 2008/95/CE, intitolato “Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità” così dispone: 1) sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli (…….), e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico: iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (…….).
Fonte: www.curia.europa.eu
